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  진보성 판단기준에 대한 판례 - KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)
  Poster : admin     Date : 12-11-15 04:08     Hit : 7037    
KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)
진보성 판단기준에 대한 판례

미국 연방대법원은 2007년 KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) 판례를 통하여 진보성 판단기준을 명확히 하였다. KSR에서 Graham테스트의 유효성을 다시 한번 확인하고, 기존의 TSM 테스트(teaching-suggestion-motivation test)를 지나치게 기계적으로 적용하는 것을 경계하며, 진보성 판단을 위한 다른 여러 방법들이 있음을 명확히 하였다. KSR 판결로 특허거절율이 많이 높아질 것으로 예상되었으나, 생각보다 거절율이 많이 높아지거나 하지는 않은 것으로 보고되고 있다.

1. Graham analysis
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)에서 진보성 판단을 위해서는 다음의 네가지를 고려할 것을 요구하고 있다.

(1) 선행기술의 범위 및 내용 (the scope and content of the prior art);
(2) 선행기술과 청구항 사이의 차이 (the difference between the prior art and the claimed invention);
(3) 관련된 기술을 가진 당업자의 기술수준 (the level of ordinary skill in the art); 그리고
(4) 이차적 고려사항 (secondary considerations)

따라서 특허심사 또는 특허소송에서 있어 진보성 관련 특허무효를 주장하는데 있어 여전히 Graham에서 제시하는 기본 분석틀을 사용하여야 한다. 선행기술의 내용과 범위를 판단하기 위해서 심사관은 명세서(specification)와 일관된 범위 내에서 가장 넓고 합리적인 해석을 특허출원된 청구항에 부여하여야 한다. 그리고, 일반적인 기술의 수준을 결정하기 위해서는 관련 기술분야에서의 문제의 종류 (type of problems encountered in the art), 해당문제에 대한 선행기술의 해결방법 (prior art solutions to those problems), 혁신이나 기술발전이 이루어지는 속도 (rapidity with which innovations are made), 기술의 정교성 정도 (sophistication of the technology), 관련분야 기술자의 교육수준 (educational level of active workers in the field) 등이 고려되어야 한다. 또한, 특허심사관이 고려할 수 있는 이차적인 요소(secondary considerations)로는 상업적 성공 (commercial success), 오랫동안 필요성이 요구되었지만 해결이 안된 점 (long-felt but unsolved needs), 타인의 실패 (failure of others), 예상하지 못한 결과 (unexpected results) 등이 있다.

2. TSM 테스트
특허법 101조는 특허의 대상 및 실용성 요건에 대하여 규정하고 있다.
출원 발명이 기존에 알려진 요소들을 결합한 것이라면, 이러한 결합은 자명하다는 진보성 거절이 나올 수 있다. 다만, 선행기술에 이러한 결합으로 이끌 어떠한 동기나 제안이 있어야 한다. 이러한 요건을 구체화한 것이 TSM 테스트(teaching-suggestion-motivation test)로, 선행기술의 요소들을 결합하여 자명성(obviousness)을 보이기 위해서는 선행기술에 어떤 제안이나 가르침(suggestion or teaching) 또는 동기(motivation)이 있어야 한다. 따라서, TSM 테스트의 핵심질문은 “과연 선행기술에 어떤 바람직한 것을 제안하는 것이 있어서 알려진 요소들을 결합하여 자명성을 규명하는 것을 정당화 시키는가?” (whether there is something in the prior art to suggest the desirability, and thus the obvious nature, of the combination of previously known elements.) 이러한 TSM 테스트는 특허등록 시점이 아닌 그 이후의 기술수준으로 특허를 판단하려는 사후편견(hindsight bias)을 경계하기 위한 것이다.

3. KSR 진보성 판단기준
KSR은 기존의 TSM 테스트를 지나치게 엄격하게 적용함으로써, 법이 제시하는 obviousness 판단기준과 모순이 되는 수준에 이른것을 뒤집은 판례이다. 따라서, TSM 테스트도 진보성 판단에서 여전히 유효한 판단기준이며, 이 외에도 다른 진보성 판단 기준들을 KSR은 제시하고 있다. 그 외에도 KSR은 여러 진보성 심사원칙들을 다시한번 강조하고 있는데, 그 중에서 진보성 판단은 다음 세가지를 필요로 한다고 강조하였다.

(1) 적합한 사실관계의 확인 (appropriate findings of fact);
(2) 논리적인 설명 (a reasoned explanation); 그리고
(3) 자명성에 대한 법적판단 (a legal conclusion of obviousness).

사실관계는 fact finder (심사관, 배심원 또는 bench trial일 경우에는 판사)가 판단할 사항이며, 진보성 거절은 반드시 논리적이고 타당한 설명으로 뒷받침되어야 하며, 자명성에 대한 최종 결정은 사실관계 판단이 아닌 법적판단이라는 것을 명확히 했다. 따라서, 특허소송에 있어서 자명성 판단의 기초가 되는 사실관계는 fact finder가 하지면, 최종적인 자명성에 대한 결정은 판사가 하게 되며, 항소 시의 법리검토 기준도 각각 다르게 적용된다 (법리검토의 경우 de novo).

TSR은 기존의 TSM 테스트 외에 자명성을 판단할 수 있는 근거를 아래와 같이 6가지로 제시하고 있다.
(1) 선행기술의 요소들을 알려진 방법으로 예측가능한 결과를 얻기위해 결합하는 것 (combining prior art elements according to known methods to yield predictable results);
(2) 예측가능한 결과를 얻기위해 기존에 알려진 요소 하나를 다른 알려진 요소로 단순히 교체하는 것 (simple substitution of one known element for another to obtain predictable results);
(3) 비슷한 장치나 방법 또는 제품을 개선하기 위해 기존에 알려진 기술을 동일한 방법으로 적용하는 것 (use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way);
(4) 예측가능한 개선된 결과를 얻기위해 기존에 알려진 기술을 알려진 장치나 방법 또는 제품에 적용하는 것 (applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results);
(5) 합리적인 성공가능성으로 기존의 한정된 숫자의 해결방안 중에서 적용하여 보는 것 (“obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success); 그리고
(6) 디자인 인센티브나 시장의 요구에 의해서 한 기술분야에서 알려져 있는 사항의 변형이 같은 분야 또는 다른분야에 적용될 수 있으며, 그러한 변형이 당업자가 보기에 예측가능한 것일 경우 (Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art).

2007년 KSR 판례가 처음으로 나온 이후 KSR을 적용한 판례들이 비교적 많이 쌓였으며, 미국특허청도 이러한 판례들을 지속적으로 업데이트 하고 있다.

[참고문헌]
1. KSR과 관련한 특허청 심사관 Guideline 및 교육자료 at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/ksr_training_materials.jsp.
2. KSR 심사기준 at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-01/pdf/2010-21646.pdf.


Written by 채희동 특허변호사 (hdchae@ewpat.com)
Key words: 미국 특허법, 특허, 진보성, KSR, Graham analysis, TSM 테스트

   

 
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