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  미국 특허법의 체계
  Poster : admin     Date : 12-11-15 04:06     Hit : 7987    
1. 특허법일반

1.1 연방의회의 특허법 제정권한
연방의회가 특허(patent)와 저작권(copyright)과 관련된 법을 제정할 수 있는 권한은 미국 연방헌법 Art. I, Sec. 8, Clause 8에서 나온다. Art. I은 의회의 권한이 기술되어 있고, Sec. 8은 의회가 제정할 수 있는 법의 종류가 나열되어 있으며, 지재권조항(Intellectual Property Clause)라고 불리는 Clause 8은 "The Congress shall have Power ... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries"라고 기술되어 있다. 저작권과 관련해서는 Science를 증진시키기 위해 저자(Authors)에게 그의 창작물(Writings)에 대하여 정해진 기간(limited times)동안 배타적인 권리를 준다라고 되어 있으며, 특허와 관련해서는 useful Arts를 증진시키기 위해 발명자(Inventors)에게 그의 발견(Discoveries)에 대하여 정해진 기간(limited times)동안 배타적인 권리를 준다고 되어 있다. 저작권에 대해 Science, 특허에 대해서는 useful Arts를 증진시키기 위해서라고 표현되어 있는 것이 흥미롭다. 헌법의 지재권조항에 의거하여 연방의회는 특허와 저작권과 관련된 법을 1790년 처음으로 제정하였으며, 그러한 법을 제정할 수 있는 의회의 권한이 헌법에 명시적으로 기술되어 있기 때문에 상표법과 달리 각 주는 특허나 저작권을 부여할 수 있는 법을 제정할 수 없다. (저작권법을 유지해온 주들이 있었으나 모두 위헌판정이 났으며 연방의회만이 저작권법을 만들 수 있음을 명확히 하였음). 상표법의 경우는 헌법의 commerce clause에 의거하여 의회가 법을 제정하였으므로 연방 상표법과 각 주의 상표법이 공존하고 있다.

1.2 특허관련법
- 헌법 (the U.S. Constitution): 위에 설명한 바와 같이 Art. I, Sec. 8, Clause 8에 연방의회의 특허법 제정권한이 기술되어 있음.
- 특허법 (the Patent Law): United States Code Title 35에 특허법이 포함되어 있으며, 주요조항으로는 특허의 대상과 관련한 101조(35 U.S.C. § 101), 신규성과 관련된 102조, 진보성과 관련한 103조, 기재불비와 관련한 112조, 특허침해와 관련한 271조 등이 있다.
- 판례 (Case laws): 특허와 관련된 다양한 판례들은 각 상황에 맞추어 특허법을 어떻게 해석할 것인가 등에 대한 법을 제시한다.
- 규칙 (Rules): 특허관련 규칙들은 Title 37 - Code of Federal Regulations (37 CFR ...)에 상세히 기술되어 있다.
- 특허심사지침서 (MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)): 특허청 심사관들이 특허심사를 위해 사용하는 매뉴얼로서 구속력(binding authority)이 있는 문헌은 아니나, 복잡한 특허법에 대하여 상세하게 잘 정리되어 있으나 특허출원 중심으로 내용이 한정되어 있다. MPEP는 구속력이 없기 때문에 상기 법들과는 달리 인용(citation)에 주의하여야 한다.

1.3 특허의 대상 (Patentable Subject Matter) 및 실용성 요건 (Utility)
특허법 101조는 특허의 대상 및 실용성 요건에 대하여 규정하고 있다.

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

101조는 특허의 대상을 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture) 및 조성물(composition of matter) 또는 이들의 개선물 등 크게 4가지로 제시하고 있으며, 이들은 새롭고(new) 실용적(useful)이어야한다는 조건을 명시하고 있다. 또한, 100조에서 방법(process)은 해당 방법, 기계, 제품, 조성물 및 물질의 새로운 용도를 포함하는 것으로 정의되어 있기 때문에, 새로운 용도 발명도 특허의 대상이 된다.
또한, 특허의 대상이 되지 못하는 대표적인 불특허 대상은 자연법칙 (law of nature), 수학공식이나 알고리즘 자체, 물리적 현상 (Physical phenomena), 및 추상적 발상 (abstract idea) 등이 있으며, 인체(human organism)에 대한 직접적인 특허, 또는 인체를 포함하는 특허 또한 불가하다. 자연에서 새롭게 발견된 광물이나 식물 등도 특허의 대상이 되지 못한다.

1.4 신규성 또는 예견 (Novelty 또는 Anticipation)
2011년 9월에 통과된 개정 특허법에 따라, 2013년 3월부터 미국도 선발명주의(First to invent)에서 선출원주의(First to file)로 전환되게 된다. 따라서, 기존의 저촉심사가 사라지고, 신규성과 비자명성을 검토하기 전에 해당 문헌이 선행기술에 해당하는가를 결정하는 기준이 간소화되게 된다.
신규성은 특허를 받고자 하는 발명이 새로워야 한다는 요건이며, 청구항에 제시된 모든 구성요소가 하나의 단일 선행자료에 개시되어 있을때 해당청구항은 예견되었으며(anticipated), 신규성(Novelty)이 없기 때문에 특허가 거절되게 된다. 특허법 102조의 (a)~(g)는 신규성 거절요건에 대하여 규정하고 있으며, 각각에 대하여 살펴보면 아래와 같다.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent. A person shall be entitled to a patent unless -

아래 사항에 해당할 경우 특허가 거절됨.

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or
해당발명이 발명일 이전에 미국내에서 타인에 의하여 이미 알려져 있거나 사용되고 있을 때, 또는 전세계 어디에서든 이미 특허가 나왔거나 간행물에 기재되어 있을때,
(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or
미국특허출원일 1년 이전에 전세계 어디에서든 이미 특허가 나왔거나 간행물에 기재되어 있을 때, 또는 미국내에서 공용(public use)되거나 판매되었을 때,
(c) he has abandoned the invention, or
해당 발명을 유기(abandon)했을 때.
(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or
미국특허출원일 12개월 이전에 해당발명에 대하여 다른나라에 특허출원을 하였고, 특허가 이미 나왔을 때.
(e) the invention was described in - (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or
해당발명이 발명일 이전에 타인의 미국내 특허공고나 특허가 나왔을 때. 단, 국제출원의 경우 미국을 지명(designate)하였고, 영어로 특허공고가 나왔을 경우 본 조항 적용에 있어서 국제출원일을 미국출원일로 인정한다.
(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or
특허를 받고자 하는자가 해당발명을 발명한 것이 아닐때,
(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.
저촉심사(Interference)에서 다른 발명자가 동일한 발명을 먼저 발명하였음을 성공적으로 입증하였거나, 미국내에서 해당 발명을 먼저 발명한 타인이 있을 때. 발명의 우선권을 결정하는데 있어서, 착상일(date of conception), 실체화한 날(date of reduction to practice) 뿐만 아니라 착상일로부터 실체화한 날까지 합리적인 노력(reasonable diligence)을 기울였음을 고려하여야 함.

1.5 진보성 또는 비자명성 (Non-obviousness)
청구항의 모든 구성요소가 개시한 하나의 단일 선행자료가 없어 신규성 기준을 만족하였다 하더라도, 특허를 받고자 하는 발명이 발명이 이루어진 시점에 통상의 기술을 가진 당업자가 보았을 때 자명(obvious)하다면 특허는 거절된다. 특허법 103조 (a)항은 아래와 같이 진보성요건을 규정하고 있다.

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

미국 연방대법원은 2007년 KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) 판례를 통하여 진보성 판단기준을 명확히 하였다. KSR에서 TSM 테스트(teaching-suggestion-motivation test)의 유효성을 다시 한번 확인함과 동시에 TSM 테스트만을 지나치게 기계적으로 적용하는 것을 경계하고, 진보성 판단을 위한 다른 여러 방법들이 있음을 명확히 하였다. KSR 판결로 특허거절율이 많이 높아질 것으로 예상되었으나, 생각보다 거절율이 많이 높아지거나 하지는 않은 것으로 보고되고 있다.


Written by 채희동 특허변호사 (hdchae@ewpat.com)
Key words: 미국 특허법, 특허의 대상, 신규성, 진보성

   

 
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